中国稀土企业将赴美申请日企稀土专利无效
中国稀土企业欲破日企专利封锁 日立金属在全球范围内共拥有600多项钕铁硼相关专利，在过去十多年里，钕铁硼材料出口市场一直被其以专利技术为手段牢牢把控。为应对专利限制，7家中国稀土企业结成联盟，准备针对日立金属部分有效性存疑的专利，到美国提出无效申请
法治周末记者 戴蕾蕾
法治周末实习生 沈佳苗
为打破日本日立金属公司(以下简称“日立金属”)的专利限制，7家中国稀土企业组成联盟将赴美国申请其部分专利无效，这引起了稀土市场的高度关注。
据法治周末记者了解，这7家稀土企业都是生产钕铁硼材料的。
在最近刚刚结束的包头稀土产业论坛上，与会业内人士指出，钕铁硼材料出口市场一直被日本日立金属以专利技术为手段牢牢把控。
“中国钕铁硼走的路线跟日立金属是不一样的，但从开始到现在，我们的钕铁硼市场一直受到专利的制约。”沈阳中北通磁科技股份有限公司(下称“中北通磁”)董事长孙宝玉说。
为应对专利限制，2013年8月，“稀土永磁产业技术创新战略联盟”(下称“稀土永磁联盟”)成立，会员单位包括中北通磁、杭州永磁集团有限公司(下称“杭州永磁”)、宁波同创强磁材料有限公司(下称“宁波同创”)、宁波永久磁业有限公司(下称“宁波永久”)、宁波科田磁业有限公司、宁波华辉磁业有限公司、广东江门磁源新材料有限公司7家企业，宗旨就是共同出资、共同研发、共同发展、共同应对知识产权。
宁波同创总经理赵红良介绍说：“我们是要到美国先打掉其几个核心专利，即将把有关材料递到美国专利局。”
法治周末记者从接近稀土永磁联盟的知情人士处获悉，稀土永磁联盟联系了美国一家国际法律事务所代理此事。
该知情人士表示，关于律所的具体信息尚不能透露，且相关计划处于保密阶段，尚不能透露更多细节。
日立金属的专利壁垒
资料显示，钕铁硼材料出现在1983年，是磁性材料的一种，目前广泛应用于电机、风电、汽车及电声等领域，属于稀土产业链下游相对繁荣的领域。
稀土永磁产业在线材料部负责人吴辰辉告诉法治周末记者，目前国内能够生产钕铁硼毛坯的企业有240家左右，行业产能过剩，产品销售以出口为主。钕铁硼材料的出口量是进口量的8倍，出口价格仅为进口价格的一半。
“因为专利的限制，很多企业无法出口产品到美国和日本。”吴辰辉说。
据了解，烧结钕铁硼主要有4个工艺步骤，即熔炼、制粉、压型和烧结，其中，在制粉上，中国早在上世纪80年代末期就引进了气流磨制粉技术。这个技术早于日本，但当时中国企业没有先去其他国家申请专利，而日立金属在日本本土以外的多个国家申请了专利。
稀土永磁联盟方面的数据显示，算上日立金属在日本本土的专利，其在全球范围内共拥有600多项钕铁硼相关专利，其中授权中国8家钕铁硼企业的有149个(有4个已经到期)美国专利。
资料显示，我国200余家钕铁硼生产企业中拥有日立金属专利许可的8家企业为中科三环、宁波韵升、安泰科技、北京京磁、北京银纳、烟台正海、宁波金鸡和安徽大地熊。
宁波市电镀行业协会秘书长竺建章表示，现在大部分中国相关稀土企业只能通过专利授权的方式，获得在海外市场销售的合法性。
数据显示，目前中国钕铁硼年产量大概8万吨，其中有专利许可的产量为两万吨左右，剩下的6万吨中，有3万吨至4万吨在国内市场消化，还有两万吨至3万吨出口仍需要获得专利许可。
在钕铁硼出口的重要市场美国，日本住友公司、日立金属还曾发起针对中国企业的337调查。
1998年，日本住友公司联合美国Magnequench(麦格昆磁)公司启动美国337调查(案件号：337- TA-413)，由于涉案的两家中国企业并未应诉，最终，美国国际贸易委员会给出“普遍排除令”(general exclusion order)，即除非取得住友(2003年后为日立金属)或麦格昆磁的许可，否则任何违反以下美国专利号的钕铁硼产品均不可销售到美国，包括：专利号4851058(麦格昆磁的专利)、4802931(麦格昆磁的专利)、4496395(麦格昆磁的专利)、4770723(住友的专利)、4792368(住友的专利)和5645651(住友的专利)。
日立金属在2003年收购了日本住友公司，同时也取得住友在钕铁硼烧结方面的专利技术。其中，上述最后一项专利号就是在中国钕铁硼行业被称为“含钴专利”的日立金属核心专利，该项专利为成分专利，在美国有效期为1999年7月8日至2014年7月8日。
杭州永磁销售总经理贾颖燕告诉法治周末记者，日立金属拥有钕铁硼材料的成分专利和制作工艺专利。尽管2014年7月有一些成分专利已经到期，但其还有一些外处理、加工等工艺专利。
“当含钴专利过期后，针对这项专利的‘普遍排除令’也将在同一日失效。”孙宝玉表示，这意味着，如果中国涉及该成分专利的钕铁硼产品在7月8日后销售到美国，即使没有得到日立金属的许可，也不会有法律上的障碍。
但在2012年，日立金属又拿出4个工艺专利掀起了新一轮的“337调查”，想要再次取得“普遍排除令”。最终结果是，日立金属与应诉的3家中国企业以专利授权的方式和解，并对另外3家下游的磁体应用企业撤诉。
在其他钕铁硼企业看来，日立金属的这种做法似乎在宣告：尽管它的核心的成分专利在2014年7月8日到期，但因其拥有很多专利权，仍不会放松对中国产品出口的限制。
“日立金属还它会告诉美国等其他国家的客户，销售的产品应该有相关专利证书。日立金属拥有600多项专利，因此一般人是不可能绕开他们的专利，除非是获得日立金属的授权。”贾颖燕说。
影响上亿销售额
“这一专利壁垒的存在，一方面让企业的生产成本大大增加，另一方面对企业的市场拓展造成了困扰，因为下游企业应用未授权产品，也会被追责。”竺建章分析道。
贾颖燕告诉法治周末记者，杭州永磁曾在2011年前后有一个较大项目，一年大概有几千万的销售额。当时杭州永磁已经是欧洲一家汽车企业的供应商，产品设计、选材、生产基本上都成形了。
2012年8月，日立金属开始发动对中国20多家钕铁硼生产企业的专利诉讼，该汽车厂家内部产生了很激烈的争论，最终否决了和杭州永磁的合作，选择与另一家厂商合作。
“本来汽车行业的产品从设计、选材到认证都需要花上一年多的时间，当时这些工作我们基本都已经完成，但是因为专利壁垒，最终没有成功。”贾颖燕说。
贾颖燕补充道，他们一个客户在全球销售的产品中，90%钕铁硼材料进口自杭州永磁，但该客户还有10%的市场在美国、日本，因为专利封锁，就必须采购日立金属以及具有其专利许可权的企业产品，而不能向其他中国企业采购。
“不是因为我们的企业没有机会、没有能力给客户研发产品，而是专利限制了我们，比如汽车发动机、航空航天的部件，只要它(日立金属)愿意，就会起诉我们。对于我们企业来说，由于受到专利的限制，无法进入美国和欧洲的汽车市场，影响到我们公司一年几个亿的销售额。”贾颖燕说。
这种负面影响并非个案。
“我们公司就经常遇到类似因日立金属专利壁垒而造成业务失败的案例。”宁波永久磁业有限公司市场部负责人对法治周末记者说。
孙宝玉测算，稀土永磁联盟内的7家企业的国内钕铁硼产量大概有1万多吨，因为专利限制，很多稀土产品不能销售到国外那些市场去。“钕铁硼真正的高端市场都在外资企业手里，我们不能进入这些市场，损失很大。”
实际上，即便不跟日立金属打官司，上述企业的产品也能销售出去，但为规避专利限制，会带来成本的提高。
“比如对含氮的产品专利，如果将其打掉，以后我们再出口产品就不用考虑其含氮还是不含氮。如果不打官司，就要想办法把氮降下来，会提高成本。”孙宝玉说。
部分专利的有效性存疑
日立金属在2012年的337调查中与3家中国企业达成和解一事，让中国部分钕铁硼企业看到了希望。
“如果日立金属有把握能赢的话，它是不会和这3家中国企业和解的。”孙宝玉认为，日立金属因此才会选择在开庭之前达成和解。
稀土永磁联盟经过一年多来的分析和审核，发现算上日立金属在日本本土的专利，其在全球范围内共拥有600多项烧结钕铁硼相关专利。这其中，核心专利只有100多项，其余均为日立金属在多个国家和地区的重复申请，而且部分核心专利并不能站住脚。
比如，日立金属2012年8月在美国发起的337调查中精心挑选的4项核心专利中，两项气流磨专利US6491765和US6537385分别于2001年5月和2002年7月在美国申请，其优先权可追溯到2000年5月，但我国早在20世纪90年代初就开始从国外引进ALPINE 200AFG气流磨设备用于钕铁硼制粉工序，该ALPINE气流磨设备的正常运作方法可以实现前述日立金属两项气流磨专利中的核心内容。
“像气流磨技术，中国企业在上世纪90年代就使用了，怎么可能侵犯2000年之后的日本专利。”孙宝玉说。
稀土永磁联盟还认为，日立金属借多项有效性存疑的专利，已对烧结钕铁硼市场形成技术垄断，这些专利涉及烧结钕铁硼生产制造的全部制程。
在孙宝玉看来，现在成分专利的有效期已结束，只要打掉日立金属一部分工艺专利，就等于对方一套工艺流程的专利面临瓦解。
稀土永磁联盟提供的信息显示，由于日立金属的专利数目较多，该联盟将做长期计划，首先对有代表性的几个核心专利在美国提出无效申请，再把其他有效性存疑的专利一个一个申请无效。
关于案件的进展情况，贾颖燕告诉法治周末记者，由于目前处于敏感阶段，因此不方便透露更多的细节。
赵红良介绍，过去，日本在钕铁硼工艺方面走在前面，并用先进的仪器把成分分析申请了专利，而中国企业更多还是埋头苦干，对国际贸易中的游戏规则缺乏了解，也没有积极应对的意识。“打破专利壁垒后，我们将在国际市场上取得与他们公平竞争的地位。”
值得关注的是，上述7家企业目前已经成立了研发团队，对工艺和设备进行改造，并在中国及美国申请了几百个专利，这些专利均是对日立金属的多项专利权所未能覆盖的方面进行补充，形成一整套具有自主知识产权的联盟工艺。
中国企业
应积极应对337调查
北京君合律师事务所合伙人冉瑞雪告诉法治周末记者：“7家企业联合抗衡日立金属稀土专利壁垒是企业知识产权战略的重要组成部分，将激励更多出口企业积极应对国际贸易中的专利竞争。”
冉瑞雪告诉法治周末记者，2012年日立金属拿出4个工艺专利掀起新一轮的“337调查”，申请再次取得“普遍排除令”，是一种专利诉讼策略。
“申请普遍排除令，可以针对整个产业，包括上游及下游企业;一旦签发普遍排除令，没有列明在案的企业将会受到同样的影响，产品将被拒之于美国市场之外;上、中游企业如不参与应诉，美国ITC(国际贸易委员会)将缺席裁决，认定起诉书中的事实成立，进而根据起诉书的事实裁决被诉企业侵权，并发布排除令，把被诉企业的涉案产品排除在美国市场之外，下游出口企业将不敢采购上游产品。因此中国企业应该积极应诉。如果被诉企业包括数家中国企业，则联合应诉的方式将减少个别企业的应诉成本。”冉瑞雪说。
“需要注意的是，337调查程序中有第三方介入程序，即从调查开始日起，任何第三方均可申请介入到337调查中，前提是基于ITC或ALJ(行政法官)的判断，337调查与该第三方利益直接相关。在之前日立金属发起的针对中国3家企业的337调查当中，其他钕铁硼企业可以申请介入到该调查当中。”冉瑞雪说。